O Supremo Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, deu seu parecer sobre a impossibilidade da cumulação, numa mesma ação, do pedido de nulidade de registro de marca com o pedido de indenização por perdas e danos oriundos da utilização ilegal da marca.

Assim, formularam-se dois pedidos do STJ diante da Justiça Federal: a concessão de indenização por perdas e danos e a nulidade de registro de marca, devido ao uso ilegal da marca.
O primeiro pedido é contrário ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) e à sociedade empresária que obteve, de forma incorreta, o registro da marca. O segundo pedido foi destinado somente contra esta última. Segundo o ministro Luis Felipe Salomão, a competência para apreciar e julgar o pedido seria exclusividade da Justiça Estadual, já que o pedido foi apenas contra a sociedade que obteve o registro. Baseou-se, assim no art. 109 I, da Constituição Federal, que determina à Justiça Federal competência exclusiva nas causas em que a União, autarquias ou empresas públicas são autoras, rés, assistentes ou oponentes.
Já a ministra Maria Isabel Gallotti votou de modo divergente, defendendo que a Justiça Federal poderia, na hipótese, decidir acerca do pedido de indenização, que seria mera consequência da procedência do pedido de nulidade de registro de marca. Não é possível sabermos se a recente decisão do STJ irá encerrar as controvérsias sobre esse tema.
Contudo, a impossibilidade de cumulação dos pedidos de nulidade de registro de marca com o de indenização pelo uso ilegal da marca representa um retrocesso, visto que dificulta a tutela efetiva dos direitos marcários pelos particulares. Conforme estabelece o art. 175 da Lei 9.279/96 (lei de Propriedade Intelectual), a Justiça Federal é competente para julgar a ação de nulidade de registro concedido ao INPI. Evidencia-se, desse modo, o intuito da norma em trazer para a competência exclusiva da Justiça federal o julgamento dos conflitos de registro marcário.
Em suma, a decisão pelo STJ apresenta bons argumentos que justificam a atribuição à Justiça Federal da competência de julgar o pedido indenizatório, caso a ação seja sobre a nulidade de registro concedido pelo INPI. Nesses casos, o pedido indenizatório é consequência do acolhimento do pedido principal de nulidade de registro.